專利監測,隨時掌握研發動態的智權競爭利器

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2017/01/12 第168期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  北美智權網站
 

 
 
 

專利評析 專利監測,隨時掌握研發動態的智權競爭利器
   
法規訴訟 反向混淆誤認在商標審查的地位
   
深入報導 《2016世界智財權指標》對台灣之啟示
   
研發創新 2017年數位經濟五大關鍵字!
   
智財管理 中國大陸專利實務有哪些潛規則?
   

 

專利監測,隨時掌握研發動態的智權競爭利器
黃裕宏、項啟元 / 北美智權

專利資訊對於公司產品、技術研發和市場營運的每個階段,都有舉足輕重的影響力。大量經過整理、歸類、解析的專利資訊,可以協助公司研發部門訂定未來的產品策略;亦可協助營運部門擬定適當的市場戰略。因此,掌握專利資訊的全貌,就是掌握了核心技術的動態,也是在產業中生存的致勝關鍵。

專利資訊的重要性

企業以專利為手段,依據不同的營運操盤,能獨佔市場或賺取權利金。更甚者是透過通曉市場上專利的分布,規避專利訴訟發生的可能性,達成風險管控的目的。此外也能清楚了解業界各廠商擁有的專利,進而精算交互授權等商業行為中各自擁有的籌碼。例如自圖1的AR(擴增實境)專利活躍指數的分佈,可以看出三家競爭者(Magic Leap、微軟、三星)在不同AR技術領域的專利分佈情形,知己知彼,掌握企業在技術市場的位置,從而擬定適當的攻防戰略,才能立於不敗之地。

因此,作為一個企業經營者,時時掌握自己以及競爭對手擁有的核心技術及專利是相當重要的;作為研發部門的經理人,研究領域內的新專利,乃至於涉及訴訟、研發價值極高的專利,都是值得投入時間進行觀察的。

圖1:擴增實境的專利活躍指數

資料來源:Alex G. Lee, Ph.D. J.D. CLP,2016/2/16

在大數據成為時下分析科學主流的情形下,正確擷取數據本身成為一個相當的難題,畢竟數字的取樣與判讀,需建立在同樣的基準上,才得以正確的讀出數據意涵。由圖2,我們可以看出IBM在美國的專利申請市場獨佔鰲頭,但實際上IBM旗下事業體相當多,並沒有辦法判斷在單一業務上是否勝過其他品牌,必須再細分業務項次,才能更完整的呈現相關資訊。同樣的,我們也沒辦法單以Microsoft專利數量少於Google,就認定2015年兩者研發產值的高低。若從專利量下定論,一定會出現類似的誤區。

圖2:2015美國專利獲證分布

資料來源:IFI Claims, USPTO, Statista

監測專利資訊的效益

監測專利資訊有哪些效益?

  1. 對內了解公司的專利地圖並擘劃未來產品專利佈局
  2. 蒐羅侵權的對手,以利即時舉發廢止
  3. 找出擁有近似公司產品核心技術的潛在對手
  4. 即時勾勒出科技研發動態以利開拓新市場

企業可利用持續監測的專利資訊瞭解現行產業的態勢,以及本公司在相關產業技術佈局的現況,並長期觀察競爭對手的專利動態,即時掌握敵我雙方專利申請狀況,從而不斷錘鍊研發策略,精進專利佈局,達成干擾對手營運策略的效果。【本文未完,完整內容請見《北美智權報》176期:專利監測,隨時掌握研發動態的智權競爭利器

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反向混淆誤認在商標審查的地位
邱英武╱北美智權 專利法規研究組

最高法院清楚指出不接受「反向混淆誤認」的審查標準,回歸商標法「先申請註冊原則」,不可以後商標申請案的市場知名度,打擊已經申請註冊的商標權。

A公司是一家很早進入製造與銷售酒品的公司,初期雖是銷售不錯,但近年來逐漸淡出大眾市場,只專注於優質客戶。當然為保護公司商譽,在進入市場時,就向智慧財產局申請商標註冊。B公司則是近幾年崛起的酒品銷售公司,為能快速取得大量的市占率,不論是平面或是電視媒體都大肆宣傳,更搭上網路行銷工具熱潮,B公司的名稱於是喧囂塵上。

B公司也清楚知曉商譽的重要,於是提出商標權申請。智慧財產局收到申請案,經過審查,發現B公司申請的商標近似於A公司的商標,且商品類別都是酒類,便駁回B公司的申請案。B公司不服,提出訴願以及上訴到智慧財產法院,智慧財產法院審查後,判決撤銷訴願與智慧財產局的行政處分。可是此案件上訴到最高法院後,智慧財產法院判決被廢棄,顯然二法院的觀點不相同。其中一個不相同的觀點,可說是近年的爭議點,那就是「反向混淆誤認」。

何謂反向混淆誤認?

商標審查最重要的就是混淆誤認的審查,當新的商標申請案中所載的商標圖樣,與尚在使用中的商標權圖樣近似,且申請的產品/服務類別相同者,就有可能會讓消費者產生混淆誤認,誤認該新申請的商標,是已經註冊商標權的所有權人公司所提供的服務/服務。所以當申請案被審查委員認定有混淆誤認情形者,會對申請案發出審查意見通知書,請申請人修正或是提出答辯,若是未提出修正或答辯者,申請案將駁回。

B公司的案件就是如此,B公司在上訴到智慧財產法院時,便提出「反向混淆誤認」論點,要求將A公司的商標權予以撤銷,智慧財產法院也接受該觀點,作出撤銷智慧財產局駁回申請案的行政處分。反向混淆誤認,顧名思義,就是反轉前述的混淆誤認標準。當後申請案商標圖樣,依據一般消費者的認知,對於後申請商標圖樣有較深的印象,且前後商標圖樣有混淆誤認之虞,且商品/服務類別相同者,可以將先註冊的商標權提出予以撤銷的申請,讓已經註冊的商標權消滅。

但是最高法院不接受此觀點,最高法院是從商標法的基本原則出發,那就是「先申請註冊原則」。該原則就是為避免「前、後商標使消費者誤以為兩者來自同一來源,或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權、加盟或其他類似關係」。所以,當後商標之申請註冊,確實有致消費者產生混淆誤認之虞時,依該原則,應保護註冊在先之前商標,而非後商標。最高法院也指出,「先申請註冊原則」的另一個目的,就是「在於維護市場之公平競爭,避免財力雄厚之企業藉由龐大之行銷能力,巧取豪奪先註冊之商標。」

至此,最高法院清楚指出不接受「反向混淆誤認」的審查標準,回歸商標法「先申請註冊原則」,不可以後商標申請案的市場知名度,打擊已經申請註冊的商標權。

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《2016世界智財權指標》對台灣之啟示
李淑蓮╱北美智權報 編輯部

每年到了歲末年初的時候, 許多產業都會發表一些回顧暨展望的統計數據,專利領域也不例外。世界智慧財產權組織 (WIPO)於去 (2016)年10月發佈了《2016世界智慧財產權指標》(World Intellectual Property Indicators 2016),從當中的統計數據可以發現,專利申請與經濟發展有著密不可分的關係。像中國大陸經濟歷經改革開放30多年,目前已成為全球第二大經濟體,其經濟發展形勢牽動著全球經貿版圖的消長,也是近年來世界關注的焦點所在;與此同時,中國除了成為專利五大國的一員外,更從初期的小弟搖身一變成為五大國中的一哥,2015年的專利申請量更達到了110萬件,數量接近美、日、韓3國的總和。
另一方面,東協崛起不只是經濟發展及經貿上的呈現,亞洲地區在2015年的專利申請也是壓倒歐美的,雖然中國地區占了亞洲地區專利申請大部分的比例,但印度、印尼、越南等地之專利申請量的升幅比例相當大,且大部分為外國法人申請案。
由此可見,從本國人的專利申請量可以反映一個國家對創新及技術研發的投資;而外國人申請專利的數量則可以看出一個國家的經濟及經貿發展的活絡度。

據《2016世界智慧財產權指標》數據顯示,2015年全球專利申請量約2,900萬件,與2014年相比,升幅達7.8%,其中,中國大陸的成長率比全球成長率高一倍,達18.7%。與2014年相比,2015年全球專利申請量增加了208,000件,其中中國的新申請案即有174,000件,占全球2015年新申請案的84%。美國及歐盟緊隨中國之後,為2015年全球專利申請量排名2、3之地區,兩者合計占全球2015年專利新申請量8.6%。如果撇開中國大陸的專利申請量(174,000)不算,則全球其他地區2015年之專利申請量才成長1.9%。

就5大專利國的情況來看,只有日本專利局(JPO)的申請量呈下降趨勢,主要反映出本國居民持續減少申請本國專利。JPO於2015年只有318,721件申請量,與2001年高峰期的440,248件相比,可以說是銳減。歐洲專利局(EPO)、美國專利商標局 (USPTO)、及韓國專利局 (KIPO)的成長分別為4.8%、1.8%及1.6%;而中國專利局 (SIPO)則是如前所述,成長強勁,為焦點所在。

圖1. 5大專利局歷年專利申請量之成長曲線圖

資料來源:《World Intellectual Property Indicators 2016》,2016年10月

全球智財申請量往中國頃斜:紅色專利潮

不管是在經濟發展或是智慧財產權申請及保護方面,中國大陸的強勢成長是無容置疑的。從表1《2016世界智慧財產權指標》中的一些關鍵數字,可以明顯看出中國大陸在智慧財產權領域中的強勢表現。在包括發明專利、新型、工業設計、商標及植物品種五大智權領域中,中國在前4項之申請量均名列前茅。不僅如此,就年成長率的部分,更是5項都居冠,而且全部都優於全球平均表現。像是發明專利申請的部分,全球申請量之年增長率為7.8%,而中國大陸則達18.7%;全球商標申請量之年增長率為13.7%,中國大陸達27.4%;而最誇張的莫過於新型,全球新型專利申請量幾乎是靠中國獨撐起來的。2015年全球新型專利申請量為1,205,300件,中國就占了94%,單一地區申請量達1,127,577件,年成長率29.8%。

表1. 《2016世界智慧財產權指標》之關鍵數字

資料來源:《World Intellectual Property Indicators 2016》,2016年10月,製表:李淑蓮

報告資料顯示,高收入國家之專利申請量於2015年占全球專利申請量53.5%,反映出其高研發支出的投入。不過,與2005年的80.4%相比,比例明顯下降,不過,這不代表高收入國家研發支出減少,只不過是這些國家擴大國外投資,因此,在其他中低收入國家的專利申請量也隨之增加。另外一個主要原因則是由於被列入中高收入國家之一的中國,專利申請量急遽攀升,影響所及,占比也從2005年的16.5%提升至2015年的43.5%。在中高收入國家的占比中,中國就占了87.7%。(圖2)

圖2. 不同收入階層之國家之專利申請量占比

資料來源:《World Intellectual Property Indicators 2016》,2016年10月

東協崛起 專利申請水漲船高

東協的成員國有狹義跟廣義,狹義的指的是東協10國、廣義的包括東協+3及東協+6;從專利發展的角度,本文關注的是廣義的東協。

《2016世界智慧財產權指標》指出,在排名前20的專利局中,有12個屬於高收入經濟體、6個屬於中高收入經濟體、而低收入經濟體的則有2個;如果以地理分佈來看,則有9個位於亞洲、6個位於歐洲、北美及拉丁美洲分別各有2個,及1個位於大洋洲。其中亞洲地區的IPO占近半數。

其外,在前20大專利局中,有15個專利局於2015年的申請量是有提升的,其中中國(+18.7%)、印尼 (+14.1%)、俄羅斯聯邦(+12.9%)、墨西哥 (+12%)及澳洲 (+10.2%)等5個地區的專利區,成長率更是達2位數。其於在前20大以外表現較好的則有印度 (+6.5%)、新加坡 (+4.9%)、歐盟(+4.8%)及加拿大 (+4.2%) ;值得注意的是,在這些地區,非本國居民的申請是最主要的成長驅動力量。【本文未完,完整內容請見《北美智權報》176期:《2016世界智財權指標》對台灣之啟示

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2017年數位經濟五大關鍵字!
吳碧娥╱北美智權報 編輯部

資策會產業情報研究所(MIC)觀察,2017年將成為數位經濟發展蓬勃的關鍵年,智慧內容、aCommerce、平台經濟、共享經濟、再中間化,這些名詞不再只是耳熟能詳,更是2017年數位經濟發展的重要關鍵字!

趨勢一:從數位內容到智慧內容,娛樂無所不在

在行動網路與智慧型載具的推波助瀾下,數位內容未來的趨勢是將內容進一步「智慧化」,成為智慧內容。智慧內容的發展與智慧裝置及行動網路高度結合,強調具備互動性、移動性、立即性、融入性、擬真性等內容特性,是智慧內容五大重要特徵。

圖一、從數位內容到智慧內容示意圖

圖片來源:資策會MIC,2016年12月

若要獲取智慧內容商機,必須掌握四大關鍵要素:「內容是為了滿足情境」、「內容存取情境轉為隨時隨地」、「內容傳遞形式趨於擬真互動與虛實整合」、「產製模式走向素人自製」。

趨勢二:從eCommerce到aCommerce,形塑未來購物

AR與VR均是次世代數位創新平台,VR在影視、學習、遊戲等重度應用將得到很好發展,而AR則在商務等輕應用發揮所長。AR以實體環境為基礎搭配虛擬影像,較VR建構之全新虛擬環境,更能在現實商務活動中發揮較大的互動與輔助效果,塑造出aCommerce這樣新型的市場型態。

圖二、全球電子商務(EC)/ 行動電子商務(MC)/ aCommerce 市場規模

單位:1兆美元
資料來源:Euromonitor, Citi Research,資策會MIC整理,2016年11月

全新aCommerce通路,或是既有行動商務平台的轉型,都是2017年數位經濟的成長動能,能幫助傳統商店型態的零售業者,跨越實體至行動商務的型態轉變。至於成長速度有多快?取決於AR應用是否廣泛,特別是行動裝置替換與更新速度。資策會產業情報研究所(MIC)資深產業分析師王義智認為,放眼未來三年內,aCommerce或許未必成為購物主流方式,不一定能創造巨量實質銷售,但肯定是一個極佳的數位創新平台,延伸了許多未來購物體驗的可能想像空間。

趨勢三:從線性經濟到平台經濟,有效串連供需

網路平台崛起,成為新的商業模式與企業型態,中間人連結了供需雙方和夥伴,並提供一致的服務,降低了參與者的進入門檻與成本。隨著參與者們形成的網絡愈龐大並突破關鍵多數時,平台的價值就會愈明顯,產生吸引更多參與者的正向循環。

平台將逐漸改變與顛覆各產業領域,如媒體、內容、教育、交通、能源等平台,將改變企業競爭的法則,新創公司將利用平台經濟侵蝕傳統經濟,甚至主導未來經濟發展。像是房源超過200萬間、估值達300億美元的Airbnb,推出旅遊規劃服務「Airbnb Trips」,試圖將版圖從訂房擴大到行程規劃、租車、餐廳預訂等服務,並在2017年於全球50城市推出相關服務。擁有4.3億會員的職場社群平台LinkedIn,在被微軟以260億美元併購之際,推出「開放候選人」等一系列協助員工換工作的功能,讓員工能向原公司以外的企業以及獵人頭公司公開履歷,都是平台經濟今年的重要布局。

王義智指出,未來平台經濟將為傳統產業帶來三大改變:「平台顛覆各產業領域」,如媒體、內容、教育、交通、能源等;「平台改變企業競爭法則」,更重視外部夥伴關係的維持;「新創公司利用平台經濟侵蝕破壞傳統經濟」,甚至主導未來經濟發展。特別是傳統線性企業,應思考企業內部有哪些流程與服務,可以轉移給外部夥伴來提供,靠著建構一套完善的機制與誘因,逐步轉型平台經濟之商業模式。【本文未完,完整內容請見《北美智權報》176期:從eCommerce到aCommerce 2017年數位經濟五大關鍵字!

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中國大陸專利實務有哪些潛規則?
蔣士棋╱北美智權報 編輯部

即使已經是全球數一數二的專利大國,中國大陸在專利申請、轉讓上還是有許多外界摸不著頭緒的潛規則,更直接被當成對外商的不平等待遇。如果能先把規則平等與否放在一邊,認真去了解規定本身的具體內容和規範目的,至少也能少走一些冤枉路,跟大陸的政府部門打交道時也就能更加從容了。

只要在大陸生活或工作過一段時間,對於「潛規則」必然有一番了解。不論是否有法律的明文規定,這些規則或多或少反映了大陸的社會現實與國家意識,更常常是與公部門打交道時不被找麻煩的關鍵。因此,對於所有想要在大陸站穩腳跟的外國生意人來說,對各方面的潛規則掌握得越清楚,事業成功的機會自然越大。

在專利這一行更是如此。大陸是個智財權相關產業急速成長的市場,雖然建構專利法制的速度也越來越快,但在國家利益與實務操作上,還是有一些具有中國特色的規定,例如一案兩請、保密審查以及技術進出口管制,就常常是外商企業摸不著頭緒之處。

大陸專利的形式審查不可輕忽看待

北京律盟知識產權代理有限公司專利顧問林斯凱表示,中國大陸在專利申請上,也有一案兩請制度,也就是專利權人可以同時提出實用新型與發明兩項專利的申請;「因為實用新型不須實質審查,只要通過形式審查後就可以先獲證,等日後取得發明專利時再兩者擇一即可,」他補充,這樣能彌補發明專利的侷限,權利人也能藉此避免因為發明專利實質審查時間過久的權益損失。

圖1:北京律盟知識產權代理有限公司專利顧問林斯凱

照片提供:工業總會

「但是,新型專利的形式審查非常嚴格!」林斯凱提醒,大陸的實用新型專利雖然也只進行形式審查,卻絕非「送件就會過」,反而有不少人就是敗在這一關。「因為審實用新型的審查官與審發明的是不同人,」他解釋,大陸負責審核實用新型的審查官,幾乎都沒有理工背景,在進行審核時,就會嚴格依照官方頒訂的審查指南辦事,非常在乎請求項裡的文字用語是否符合規定。

「舉例來說,權利要求裡面必須要用『其特徵在於』來描述請求項,也不能出現『或其混合物』這種比較模糊、標的不明確的用語,」林斯凱提醒,即使審查指南有放寬標準的跡象,但在實務操作上還是十分僵化,所以發明人千萬不可輕忽對待形式審查這一關,否則就享受不到一案兩請的好處了。

防堵技術外流,要注意「保密審查」與「技術出口限制」

其他兩項規定則是與技術外流有關。為了能夠掌握本土關鍵技術的研發進程,大陸專利法第20條規定,任何單位或個人將在中國完成的發明或者實用新型向外國申請專利的,應當事先報經國家知識產權局(SIPO)進行保密審查。「這項規定的對象是地點,而不是研發人員,」林斯凱解釋,「所以,就算發明人中有非中國國籍人士,只要是在大陸境內進行研發,一樣適用保密審查的規定。」

林斯凱補充,一般來說,SIPO只需要1至2周的時間,就可以完成保密審查,之後就可以自由進行各國專利佈局;然而,倘若不理會這項規定,跳過SIPO逕自向外國申請專利的結果會是如何?「最嚴重的話,申請中的大陸專利可能被駁回,已經獲證的專利也可能被宣告無效!」他建議,如果想在大陸以外的國家進行首次專利申請,就必須先完成保密審查的程序,不然就得使用PCT(專利合作條約)的管道,從外國向SIPO提出申請,一樣會被視為提出保密審查的請求。

即使過了專利申請這關,在後續的轉讓上也可能踢到鐵板。在實務上,為了申請政府補助或其他原因,外商常常是先用大陸境內子公司的名義申請專利,等到獲證後再轉讓給位於台灣的母公司。然而,這種作法很可能觸犯中國大陸的技術進出口管制。「對台灣廠商來說,這種狀況常常發生,因為只要是轉讓給非大陸本地企業,就會被當作技術出口,」林斯凱說,不只是獲證後的專利,包括申請權、專利實施許可、技術秘密…的轉讓,都有技術進出口的限制。

他解釋,根據大陸的《對外貿易法》和《技術進出口管理條例》,對於技術出口有三類管制措施:

  1. 禁止類:嚴格禁止出口;
  2. 限制類:採許可制,意即實行許可證管理,若未經許可亦不得出口;
  3. 登記類:得自由出口,只需將技術轉讓合同在國務院有關主管部門(註:SIPO)辦理登記

林斯凱分析,雖然絕大多數的專利都屬於能自由轉讓的登記類技術,但在轉讓前最好還是先查詢一下禁止和限制類的管理目錄,以免避免意外發生。

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